Alguém registrou minha marca: o que fazer e quais são os prazos

Descobrir que outra empresa registrou a marca que você usa não encerra o assunto, mas abre uma contagem de prazos. O que ainda cabe depende da fase do processo do terceiro no INPI. A Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996) trata cada fase à parte: oposição no art. 158, nulidade administrativa nos arts. 168 a 172, ação de nulidade nos arts. 173 a 175. E quem já usava a marca antes tem o direito de precedência do art. 129, § 1º.

Alguém registrou minha marca primeiro, o que fazer?

O primeiro passo é localizar o processo do terceiro na base de marcas do INPI e anotar a fase em que ele está e a data de publicação na Revista da Propriedade Industrial. É essa data que faz correr os prazos: os atos do INPI só produzem efeito a partir da publicação no órgão oficial (art. 226 da Lei 9.279/1996).

Os prazos da lei, por fase:

1. pedido publicado: oposição em 60 dias contados da publicação (art. 158);
2. oposição apresentada: o depositante se manifesta em 60 dias (art. 158, § 1º);
3. exigência no exame: resposta em 60 dias, sob pena de arquivamento definitivo (art. 159 e § 1º);
4. pedido deferido ou indeferido (art. 160): do indeferimento cabe recurso em 60 dias (art. 212); do deferimento do pedido de registro de marca não cabe recurso (art. 212, § 2º);
5. registro concedido: nulidade administrativa, de ofício ou a requerimento de quem tenha legítimo interesse, em 180 dias da expedição do certificado (art. 169);
6. registro concedido: ação de nulidade, que prescreve em 5 anos da concessão (art. 174), na Justiça Federal, com o INPI intervindo quando não for autor (art. 175);
7. registro com mais de 5 anos e marca sem uso no Brasil, ou com uso interrompido por mais de 5 anos consecutivos: caducidade, a requerimento de quem tenha legítimo interesse (art. 143, I e II).

Quem já usava a marca antes do pedido do terceiro tem instrumento próprio. O art. 129, § 1º, dá direito de precedência ao registro a quem, de boa-fé, na data da prioridade ou do depósito, já usava no País há pelo menos seis meses marca idêntica ou semelhante, para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. A precedência se prova com documento datado, e o desfecho depende de prova e de decisão do INPI ou do juízo.

Antes da primeira conversa com um advogado, convém reunir:

• número do processo do terceiro na base do INPI, com a classe e os produtos ou serviços reivindicados;
• cópia da publicação na RPI, com data e número da revista;
• notas fiscais, contratos e pedidos que mostrem quando o uso da marca começou;
• registro do domínio, histórico das páginas e perfis, e material de divulgação datado: catálogos, anúncios, embalagens e rótulos;
• contrato social e ficha cadastral da Junta Comercial, com a data de início da atividade.

Estão usando minha marca registrada, como agir?

O registro validamente expedido assegura ao titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional (art. 129 da Lei 9.279/1996), e a proteção alcança o sinal em papéis, impressos, propaganda e documentos da atividade (art. 131). Contra o uso por terceiro correm três frentes, que podem ser paralelas: notificação extrajudicial, ação cível e queixa-crime.

Na via cível, o art. 209, § 1º, autoriza o juiz a determinar liminarmente a sustação da violação antes da citação do réu, podendo exigir caução. Em reprodução ou imitação flagrante de marca registrada, o § 2º permite a apreensão das mercadorias, embalagens e etiquetas com a marca. O pedido se apoia também no art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A reparação tem critério legal. O art. 208 manda determinar a indenização pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, e o art. 210 fixa os lucros cessantes pelo critério mais favorável a ele entre três: esses benefícios, os de quem violou o direito, ou a remuneração de uma licença. A pretensão prescreve em cinco anos (art. 225).

Há ainda tipo penal. Reproduzir sem autorização, no todo ou em parte, marca registrada, ou imitá-la de modo que possa induzir confusão, é crime do art. 189, I; vender ou ter em estoque produto assim assinalado é o do art. 190, I. Nos dois casos só se procede mediante queixa (art. 199).

Como saber se a marca já está registrada no INPI?

A verificação se faz na base de marcas do INPI, pesquisando o sinal e suas variações gráficas e fonéticas, dentro da classe de produtos ou serviços pretendida. Buscar só o nome idêntico não basta: o art. 124, XIX, da Lei 9.279/1996 impede o registro de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, suscetível de causar confusão ou associação, para produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Uma hipótese escapa de qualquer busca: a marca notoriamente conhecida em seu ramo goza de proteção especial ainda que não esteja depositada nem registrada no Brasil (art. 126).

Qual é o prazo da oposição no INPI e o que fazer depois dela?

A oposição tem prazo de 60 dias contados da publicação do pedido, feita depois da protocolização (art. 158 da Lei 9.279/1996). Apresentada, o depositante é intimado e se manifesta em outros 60 dias (§ 1º). Vencido o prazo, vem o exame, com exigências a responder em 60 dias, sob pena de arquivamento definitivo (art. 159 e seu § 1º).

Há uma condição fácil de perder. Quando a oposição se funda no art. 126 ou no art. 124, XXIII — sinal que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade —, o § 2º do art. 158 determina que dela não se conhecerá se, nos 60 dias seguintes à interposição, não se comprovar o depósito do pedido de registro da própria marca. A mesma exigência alcança a nulidade administrativa e a ação de nulidade.

Perder o prazo da oposição não fecha a discussão. Concluído o exame, o pedido é deferido ou indeferido (art. 160): do indeferimento cabe recurso em 60 dias (art. 212), mas do deferimento do pedido de registro de marca não cabe recurso (art. 212, § 2º). Concedido o registro, resta o processo administrativo de nulidade: o titular se manifesta em 60 dias (art. 170) e a decisão é do Presidente do INPI, encerrando a instância administrativa (art. 171). A nulidade declarada produz efeito desde a data do depósito (art. 167).

Como funciona a notificação extrajudicial por uso indevido de marca?

A notificação extrajudicial é uma comunicação formal ao usuário do sinal, com prazo para cessar o uso, e não é obrigatória: nada impede ir direto ao Judiciário. A função dela é documental — fixa a data em que a outra parte tomou ciência do registro, o que pesa na discussão sobre boa-fé e no período de apuração das perdas e danos. O destinatário não é obrigado a atender.

Uma notificação que sirva para alguma coisa costuma conter:

• qualificação completa do titular e do notificado, com CNPJ e endereço;
• número do registro no INPI, classe, data da concessão e vigência (art. 133 da Lei 9.279/1996: dez anos, prorrogáveis);
• descrição do uso apontado, com data, endereço eletrônico, fotografia ou captura de tela;
• dispositivos invocados, entre eles os arts. 129, 130, 131 e 189 da Lei 9.279/1996;
• pedido determinado: o que deve cessar, em quais canais e em que prazo;
• envio comprovável: cartório de títulos e documentos, carta com aviso de recebimento ou meio eletrônico com confirmação de entrega.

Qual a diferença entre nome empresarial e marca?

Nome empresarial e marca são registros distintos, em órgãos distintos e com alcance geográfico distinto — e essa confusão é a que sai mais cara. O nome empresarial identifica a sociedade e nasce do arquivamento do ato constitutivo na Junta Comercial; a marca identifica produto ou serviço e só se adquire pelo registro no INPI (art. 129 da Lei 9.279/1996).

O alcance é o ponto. O art. 1.166 do Código Civil assegura o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado, estendendo-se a todo o território nacional apenas se registrado na forma da lei especial (parágrafo único). O art. 61, § 1º, do Decreto 1.800/1996 repete a regra, e a extensão a outras unidades federativas depende de requerimento (§ 2º).

Na prática, a empresa constituída na Junta Comercial de Santa Catarina, com sede em Blumenau, tem o nome protegido dentro do Estado e nada além. Sem pedido depositado no INPI não há marca, e o sinal fica exposto a depósito por terceiro de outro Estado. O art. 1.167 do Código Civil ainda permite, a qualquer tempo, ação para anular inscrição de nome empresarial feita com violação da lei — pretensão distinta da de marca.

Quanto tempo demora o registro de marca no INPI?

A Lei 9.279/1996 não fixa prazo total para o registro de marca. Ela fixa o prazo de cada etapa — 60 dias de oposição, 60 de manifestação do depositante, 60 para responder exigência no exame (arts. 158 e 159) —, e a duração real depende de haver oposição, exigência ou recurso. Deferido o pedido, as retribuições da expedição do certificado e do primeiro decênio devem ser comprovadas em 60 dias (art. 162), com mais 30 dias mediante retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo (parágrafo único).

Como buscar orientação

A escolha entre oposição, nulidade, caducidade e ação por uso indevido depende da fase do processo no INPI e da prova documental disponível, e cada prazo já corre desde uma publicação feita. Moser & Amorim Advocacia é sociedade de advogados inscrita na OAB/SC sob o n. 9.572, com sede em Blumenau, Santa Catarina, e atua em todo o Brasil com atendimento 100% digital. O contato pode ser feito pelos canais indicados neste site.